Saat Perusahaan Diakuisisi, Apa yang Terjadi pada Paten dan Merek?

Beranda » Post » Saat Perusahaan Diakuisisi, Apa yang Terjadi pada Paten dan Merek?

Saat Perusahaan Diakuisisi, Apa yang Terjadi pada Paten dan Merek?

Tim due diligence menemukan sesuatu yang mengganggu jalannya akuisisi. Merek yang dikenal pelanggan dan menjadi identitas komersial perusahaan target ternyata terdaftar atas nama pendiri secara pribadi, bukan atas nama badan hukum yang sedang dijual. Paten yang menopang teknologi inti produk terdaftar atas nama individu yang terlibat dalam pengembangan awal perusahaan, tanpa dokumen pengalihan yang jelas kepada perusahaan tersebut. Sebuah lisensi penggunaan teknologi pernah dibuat, namun tidak pernah dicatatkan kepada instansi berwenang. Sementara itu, masa pelindungan sejumlah hak kekayaan intelektual mendekati akhir tanpa langkah pembaruan yang jelas.

Pembeli lalu mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah transaksi ini masih bisa dianggap aman.

Situasi ini umum terjadi dalam transaksi merger dan akuisisi (“M&A“) di Indonesia, terutama pada perusahaan rintisan atau bisnis keluarga yang tumbuh dari usaha perorangan menjadi entitas korporasi. Operasional harian perusahaan bisa berjalan lancar dan menghasilkan pendapatan dengan memakai kekayaan intelektual tertentu, sementara daftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat kepemilikan yang berbeda dari kenyataan bisnis itu. Ketimpangan inilah yang membuat paten sebagai aset perusahaan dan merek perusahaan layak diperlakukan sebagai bagian dari aset transaksi, bukan sekadar dokumen administratif yang menyertai pendaftaran.

Kepemilikan Berbeda dari Penggunaan

Fakta bahwa perusahaan memakai suatu merek atau menerapkan suatu paten tidak otomatis berarti perusahaan memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek“) mengatur bahwa peralihan hak merek terdaftar hanya dapat terjadi karena sebab berikut:

pewarisan
wasiat
wakaf
hibah
perjanjian
sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan

Pengalihan tersebut wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Selama pengalihan belum dicatat, peralihan itu tidak mengikat pihak ketiga, termasuk pembeli dalam sebuah akuisisi.

Ketentuan pada peralihan hak paten memiliki logika serupa namun lebih ketat pada aspek dokumentasi. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana diubah melalui Undang Undang Nomor 65 Tahun 2024 (“UU Paten“), mengharuskan setiap peralihan hak paten disertai dokumen asli paten serta dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Bila pengalihan tidak memenuhi ketentuan tersebut, seluruh hak dan kewajiban tetap melekat pada pemegang paten yang tercatat, bukan pada perusahaan yang selama ini memakai invensi itu. Lisensi paten dan lisensi merek tunduk pada kewajiban pencatatan yang setara kepada Menteri.

Waktu turut memperumit persoalan. Paten memerlukan pembayaran biaya tahunan agar tetap berlaku, sementara merek memerlukan permohonan perpanjangan setiap sepuluh tahun. Perusahaan yang lalai menjalankan kewajiban itu bisa kehilangan hak eksklusifnya tepat ketika transaksi berjalan, meskipun secara komersial merek atau paten tersebut masih dipakai setiap hari.

Info Lainnya

Cacat Administratif dan Cacat Substantif Tidak Setara

Pembeli perlu membedakan dua jenis persoalan yang tampak serupa di permukaan.

Cacat administratif. Lisensi yang belum tercatat, perubahan nama atau alamat pemegang hak yang belum diperbarui, atau permohonan perpanjangan yang tertunda. Persoalan ini umumnya dapat dibenahi melalui permohonan susulan sebelum atau segera setelah penutupan.
Cacat substantif. Kepemilikan yang sejak awal terdaftar pada pihak yang keliru, seperti pendiri atau mantan direktur teknis secara pribadi. Persoalan ini memerlukan proses peralihan hak yang utuh, lengkap dengan kerja sama pemegang hak asal, sebelum perusahaan dapat dikatakan memiliki aset tersebut secara sah.

Perbedaan ini menentukan apakah sebuah temuan due diligence cukup dicatat sebagai kewajiban pascapenutupan atau justru harus diselesaikan lebih dahulu sebagai syarat penutupan.

Bagaimana Persoalan Ini Menjalar ke Meja Transaksi

Ketika merek dipegang pendiri secara pribadi, pembeli tidak bisa berasumsi bahwa mengakuisisi saham perusahaan sama dengan mengakuisisi merek yang melekat pada bisnis itu. Keduanya adalah objek hukum yang terpisah. Perusahaan bisa berpindah tangan, sementara merek yang dikenali pelanggan tetap menjadi milik pribadi pendiri, kecuali ada peralihan hak yang eksplisit dan tercatat.

Kondisi serupa berlaku pada paten yang terdaftar atas nama individu. Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang nilai bisnisnya sebagian besar ditopang oleh satu proses produksi hasil paten, sementara paten itu terdaftar atas nama mantan direktur teknis yang merancangnya bertahun tahun lalu. Pembeli yang menilai perusahaan berdasarkan kemampuan produksi tersebut sedang menilai aset yang secara hukum berada di luar jangkauan korporasi yang dibelinya.

Ketidakpastian serupa berlaku pada lisensi yang tidak tercatat. Begitu kepemilikan perusahaan berpindah tangan, pemberi lisensi yang semula toleran terhadap pendiri lama belum tentu bersikap sama terhadap pemilik baru, dan tanpa pencatatan yang sah, posisi perusahaan untuk mempertahankan hak pakainya menjadi lebih lemah.

Temuan seperti ini pada akhirnya memengaruhi beberapa elemen transaksi sekaligus.

Intellectual property due diligence, sebagai titik awal terdeteksinya ketimpangan kepemilikan.
Syarat pendahuluan sebelum penutupan, bila cacat kepemilikan bersifat substantif.
Jaminan dan pernyataan penjual, mengenai keabsahan dan keutuhan kepemilikan kekayaan intelektual.
Ketentuan ganti rugi, sebagai alokasi risiko bila cacat baru terungkap setelah penutupan.
Diskusi harga pembelian, bila nilai bisnis bergantung pada aset yang kepemilikannya belum pasti.
Kewajiban pascapenutupan, berupa pencatatan susulan atau perolehan konfirmasi peralihan.

Bukan berarti setiap cacat kepemilikan membatalkan rencana akuisisi. Prinsip praktisnya, semakin besar peran kekayaan intelektual terhadap pendapatan, posisi pasar, teknologi, atau keberlangsungan bisnis target, semakin serius pula persoalan kepemilikan itu harus ditangani dalam transaksi.

Merapikan struktur kepemilikan kekayaan intelektual sebelum transaksi berlangsung umumnya lebih efisien dibandingkan memperbaikinya setelah penutupan. Sebelum akuisisi, pendiri atau pihak terkait masih memiliki kepentingan langsung untuk menyelesaikan peralihan hak karena mereka masih mengendalikan perusahaan. Setelah penutupan, kepemilikan berpindah kepada pembeli, sementara kerja sama dari pihak yang namanya tercantum pada sertifikat paten atau merek bisa menjadi jauh lebih sulit diperoleh.

Poin Penting

Kesepakatan jual beli perusahaan tidak otomatis memindahkan setiap hak kekayaan intelektual yang dipakainya. Paten dan merek adalah objek hukum yang berdiri sendiri dari saham atau aset korporasi lainnya, sehingga peralihannya memerlukan dasar hukum dan pencatatan tersendiri.

Pembeli yang mengevaluasi target dengan aset kekayaan intelektual yang material sebaiknya memeriksa lebih dahulu apakah pendaftar merek atau paten adalah badan hukum target itu sendiri, apakah lisensi yang dipakai perusahaan telah tercatat pada Menteri, dan apakah masa pelindungan hak tersebut masih memadai untuk menopang proyeksi bisnis pascaakuisisi. Transaksi menjadi lebih aman ketika kepemilikan, lisensi, pencatatan, keabsahan, dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang material sudah diperiksa dan dibereskan sebelum penutupan, bukan ditinggalkan sebagai catatan kaki dalam laporan due diligence.

Info Lainnya